Na een jarenlange strijd lijkt schoenenketen Van Haren op weg naar een overwinning op de bekende Franse schoenenontwerper Christian Louboutin. Lijkt…, want het is nog wachten op de uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie.

Casus

Louboutin ontwerpt exclusieve damesschoenen met een hoge hak en met de bekende rode zool. Op 28 december 2009 deponeert Louboutin het volgende Benelux merk 

Schoenenketen Van Haren brengt vervolgens ook damesschoenen met een hoge hak en met een rode zool op de markt. Louboutin is het daar niet mee eens en stelt dat Van Haren inbreuk maakt op haar merkrechten. Van Haren laat het hier niet bij zitten en vordert nietigverklaring en doorhaling van het rode zoolmerk. Volgens Van Haren geeft de rode zool wezenlijke waarde aan de schoenen van Louboutin en kan het om die reden geen geldig merk zijn.

Vormmerken

Volgens artikel 2.1 lid 2 BVIE kunnen niet als merken worden beschouwd tekens die uitsluitend bestaan uit een vorm die door de aard van de waar wordt bepaald, die een wezenlijke waarde aan de waar geeft of die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen. Het is onduidelijk of het begrip “vorm” in de zin van artikel 2.1 lid 2 BVIE (en artikel 3 lid 1e onder iii van de Merkenrichtlijn) beperkt is tot de driedimensionale eigenschappen van de waar of ook ziet op niet-driedimensionale eigenschappen van de waar (zoals bijvoorbeeld kleuren).

Wanneer niet-driedimensionale eigenschappen, zoals bijvoorbeeld kleuren, niet onder deze uitzondering vallen, zou de merkhouder een monopolie kunnen creëren. Louboutin zou dan alle concurrenten kunnen verbieden om een rode zool te gebruiken.

Conclusie

Vanwege de onduidelijkheid over het begrip “vorm” heeft de rechtbank Den Haag uitleg gevraagd aan het Hof van Justitie van de Europese Unie. Onlangs heeft de advocaat-generaal van het Hof zijn conclusie gepubliceerd. Volgens de advocaat-generaal van het Hof “kan geen merkbescherming worden verleend aan een kleur als daardoor concurrenten worden verhinderd om waren met hetzelfde functionele karakter aan te bieden.”

Volgens de advocaat-generaal gaat de eis van Louboutin dus te ver, omdat het merkenrecht er niet toe mag leiden dat bedrijven monopolies kunnen creëren op een kleur. Een kleur claimen en concurrenten verbieden die te gebruiken, gaat te ver, zelfs in combinatie met de vorm (in dit geval de zool).

Deze conclusie van de advocaat-generaal is een niet-bindend advies aan het Hof, maar vaak neemt het Hof dit over. Van Haren lijkt dus gelijk te gaan krijgen, maar het wachten is nu op de definitieve uitspraak van het Hof.