Op het moment dat u met uw bedrijf gaat starten is het raadzaam om de naam van de producten die u op de markt gaat brengen of de dienstverlening die u onder een bepaalde naam gaat aanbieden als merk te registreren. Immers, alleen door een merkregistratie kunt u optreden tegen derden die inbreuk maken op uw merk. Bovendien is een geregistreerd merk waardevol omdat het kan worden verkocht of in licentie kan worden gegeven. En niet te vergeten: na registratie kunt u het ® teken voeren; dat wekt vertrouwen bij klanten.

Bent u enkel actief in de Benelux dan volstaat een Benelux registratie. Ditzelfde geldt voor de Europese Unie, dan is een Europese Unie registratie afdoende. Anders wordt het indien u actief bent in landen buiten de Benelux en de Europese Unie.

Een mogelijkheid is om rechtstreeks in het van belang zijnde land een aanvraag in te dienen.

Eenvoudiger en voordeliger is echter het indienen van een internationale aanvraag (WIPO). Dit aanvraagsysteem bestaat al meer dan 100 jaar en is in het leven geroepen door de Overeenkomst van Madrid in 1891 en in 1996 uitgebreid met het Madrid Protocol. Via dit systeem kan door middel van één aanvraag merkbescherming worden verkregen in één of meer van de in totaal 189 aangesloten landen. Een internationale registratie biedt niet automatisch bescherming voor deze 189 aangesloten landen, er dient een keuze te worden gemaakt welke landen voor u van belang zijn. Het  tarief van een internationale registratie is afhankelijk van de aangewezen landen en de bedragen per land kunnen van elkaar verschillen.

Voordelen internationale registratie

De indieningskosten zijn bij een internationale registratie aanzienlijk lager vergeleken met een nationale aanvraag in het van belang zijnde land. Opgemerkt dient te worden dat voor een internationale registratie een registratie in het land van oorsprong is vereist die dient als basis voor uitbreiding naar de landen die zijn aangesloten bij de Overeenkomst en/of het Madrid Protocol. Wij adviseren een (al bestaande) Benelux registratie als basisregistratie te gebruiken.

Bij het indienen van een internationale aanvraag is het mogelijk een beroep te doen op het recht van voorrang. Op basis van het recht van voorrang (prioriteit) kan na registratie in de Benelux, in de voor u gewenste landen een aanvraag worden ingediend tot een periode van zes maanden na de datum van de eerste aanvraag in het land van oorsprong. De aanvraag in de Benelux moet dan uiteindelijk wel tot registratie leiden. Een aanvraag waarbij prioriteit wordt ingeroepen, krijgt de datum van de eerdere (Benelux) aanvraag en heeft zo voorrang op eventuele in de tussentijd verrichte nationale aanvragen door derden.

Tevens hebben weigeringen of beperkingen in één of meer aangewezen landen geen gevolgen voor de overige bij de internationale registratie aangewezen landen.

Ook is het na registratie mogelijk om nieuwe landen aan te wijzen om op die manier tegen een lager tarief de omvang van de internationale registratie te vergroten. Dit wordt een territoriale uitbreiding genoemd.

Nadeel internationale registratie

Een nadeel van een internationale registratie is dat deze registratie gedurende de eerste vijf jaar afhankelijk is van de basisregistratie in het land van oorsprong. Dit houdt in dat op het moment dat de basisregistratie komt te vervallen door bijvoorbeeld een bezwaar door derden, de gehele internationale registratie komt te vervallen. Gelukkig kan dit nadeel worden ondervangen doordat de internationale registratie kan worden omgezet in nationale aanvragen met behoud van de aanvraag- of prioriteitsdatum van de internationale registratie. U bent uw merkrechten in een dergelijk geval gelukkig niet gelijk kwijt. Echter, wel dient actief om een verzoek tot omzetting te worden verzocht.

Beschermingsomvang

De beschermingsomvang van een internationale registratie is (in principe) gelijk aan die van een nationale registratie. Een internationale registratie heeft een geldigheidsduur van tien jaar en kan onbeperkt – telkens voor 10 jaar – worden verlengd.

Wilt u uw merk beschermen buiten de Benelux en/of de Europese Unie? Neem dan vrijblijvend contact met ons op en wij zullen u voorzien van een advies.