U verkrijgt bescherming op uw merk door registratie maar u kunt vervolgens niet 10 jaar lang achterover gaan leunen. Om bescherming te behouden, moet u uw merk wel (gaan) gebruiken.

Gebruiksplicht merk

Volgens het Beneluxverdrag inzake de Intellectuele Eigendom (BVIE) kan het recht op een merk vervallen worden verklaard indien gedurende een ononderbroken periode van vijf jaar zonder geldige reden geen normaal gebruik van het merk is gemaakt voor de waren en/of diensten waarvoor het merk is ingeschreven.

De eerste vijf jaar na registratie is uw merk nog niet gebruiksplichtig, maar na vijf jaar kan een belanghebbende (bijvoorbeeld een concurrent) een vordering tot vervallenverklaring van uw merk instellen wegens niet-gebruik van het merk. Indien de belanghebbende wint, dan komt uw merkrecht te vervallen. U kunt dit alleen voorkomen indien u het merk normaal gebruikt, indien u een geldige reden heeft voor het niet-gebruik of indien u het verval wegens niet-gebruik herstelt.

Normaal gebruik merk

Een merk wordt normaal gebruikt wanneer men een reële commerciële afzet voor de waren en/of diensten beoogt te vinden of te behouden, met uitsluiting van symbolisch gebruik. Er is geen minimale kwantitatieve drempel voor normaal gebruik (dus hoeveel producten u bijvoorbeeld minimaal moet verkopen per jaar). Bij de beoordeling of een merk normaal wordt gebruikt, wordt rekening gehouden met de aard van de waren en/of diensten, de omvang en frequentie van het gebruik van het merk en de regelmaat en duur van het gebruik. Tevens wordt er rekening gehouden met wat in de betreffende sector als normaal wordt beschouwd.

Geldige reden niet-gebruik merk

Indien u een geldige reden heeft waardoor u uw merk niet kan gebruiken dan kan uw merkrecht niet vervallen worden verklaard. Het moet dan wel gaan om omstandigheden die zich buiten de wil van de merkhouder voordoen, rechtstreeks verband houden met het merk en het gebruik van het merk onmogelijk of onredelijk maken (bijvoorbeeld een overheidsmaatregel). Een geldige reden wordt in de praktijk echter niet snel aangenomen.

Herstel niet-gebruik merk

Wanneer een ononderbroken periode van vijf jaar is verstreken waarin het merk niet normaal is gebruikt, dan kan het verval nog hersteld worden. Dit kan door het merk alsnog (voor het eerst) of opnieuw te gaan gebruiken maar dan wel meer dan drie maanden voordat een belanghebbende een vordering tot vervallenverklaring instelt. Indien u de voorbereiding van het gebruik namelijk pas treft nadat u er kennis van heeft genomen dat een belanghebbende de vervallenverklaring zou kunnen inroepen (bijvoorbeeld door een sommatiebrief), dan wordt dat gebruik niet in aanmerking genomen en kan de vervallenverklaring alsnog worden uitgesproken; tenzij de aanvang van het gebruik meer dan drie maanden voor het instellen van de vordering plaatsvindt.

Advies

Mijn advies is om uw merk niet te laten slapen, maar daadwerkelijk te gebruiken. Tevens adviseer ik u  om bewijs van het gebruik van uw merk gedurende alle jaren goed te bewaren want dit kan misschien nodig zijn.